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西村あさひのリーガル・アウトルック

米国で特許訴訟を起こされたときに必要な「ローカルルール」の知識

米国連邦地裁のローカルパテントルールと特許訴訟実務(上)

髙木 楓子(たかぎ・かえでこ)

  多くの特許訴訟が争われる米国で、投資家から集めたカネを元手に特許権を買い集め、類似の製品を製造、販売したメーカーなどに損害賠償などを求める「パテント・トロール(特許の怪物)」が深刻な問題となっている。「怪物」側が事実上、勝訴するケースも少なくないからだ。日本企業もその標的となることがあるが、米国の特許訴訟で見落としがちなのが、米国連邦地裁が独自に定めることができる民事手続き規則(ローカルパテントルール)の存在だ。高木楓子弁護士が、2回にわたり、その実態を報告する。初回は、米国のローカルパテントルールの全体像と、多くの同ルールが定めるパテントディスクロージャーの手続について概観する。

 

米国連邦地裁のローカルパテントルールと特許訴訟実務(上)

弁護士・ニューヨーク州弁護士 髙木楓子

 ▼はじめに

 米国における特許訴訟手続は、連邦裁判所の民事手続を規律する「連邦民事訴訟規則」(Federal Rules of Civil Procedure。以下「連邦民訴規則」)の定めに従って進行する。しかし、米国の連邦地方裁判所(以下「連邦地裁」)は、特許事件の訴訟運営に関して、「ローカルパテントルール」(Local Patent Rules)という各裁判所独自の細則を定めている場合がある。
 そのため、米国特許訴訟の実務においては、連邦の統一ルールである連邦民訴規則に加えて、当該訴訟の係属する連邦地裁のローカルパテントルールについて確認することが基本となる。
 近年、日本企業が、米国における特許訴訟の対応に追われる例は多い。しかし、日本では、連邦地裁のローカルパテントルールに関する情報が、未だ十分でないように思われる。ローカルパテントルールの内容は、各連邦地裁によって異なるが、ある程度、共通点も見られる。そこで本稿では、(上)・(下)の二回にわたり、ローカルパテントルールの全体像と、その主要な規定事項について解説する。また、2015年12月に予定されている連邦民訴規則の改正や、米国議会で現在審議中の特許法の改正法案を巡る最新動向、さらに、これらの法改正の動向が、Patent Assertion Entities(いわゆるパテントトロール)に与える影響等に触れながら、ローカルパテントルールの今後についても検討を加える。

 ▼ローカルパテントルールとは何か?

 ▽ローカルパテントルールの成り立ち(注1)

 米国の連邦地裁は、民事手続の運営に関して、連邦民訴規則およびその他の連邦法に矛盾しない範囲で、各裁判所独自の細則、すなわち「ローカルルール」(Local Rules)を定めることができる(連邦民訴規則83) (注2)。そこで多くの連邦地裁が、古くから、民事事件一般に適用されるローカルルールを整備してきた。
 しかし、特許訴訟においては、特許のクレーム解釈特許権侵害の有無(以下「侵害論」) 特許無効の抗弁(以下「無効論」)といった、多くの複雑な争点が存在する。そのため、特許訴訟の手続をより効率的に進めるためには、通常の訴訟運営とは異なる配慮が必要となることが指摘されていた。
 これを受けて、カリフォルニア州北部地区連邦地裁が、2000年に、全米で初めて、特許訴訟に特別に適用される訴訟運営上のローカルルール、すなわち「ローカルパテントルール」(Local Patent Rules。Patent Local Rulesとも呼ばれる。)を採用した。以後、これに続く例が増加し、2014年時点で、全米94の連邦地裁のうち、約3分の1の連邦地裁がそれぞれ独自のローカルパテントルールを整備している(注3)

 ▽特許事件の訴訟運営のトレンド

 下の表は、特許訴訟の提起件数の多い連邦地裁について、2014年時点でのローカルパテントルールの有無をまとめたものである(2013年10月~2014年9月に集計されたデータ(注4)に基づき作成)。
 この表が示すように、特許訴訟の多い連邦地裁の間でも、必ずしも、足並みが揃っているわけではない。例えば、いわゆるロケットドケット(Rocket Docket) (注5)として著名なヴァージニア州東部地区連邦地裁は、特許事件に関して、特別なルールを採用せずに、民事事件一般のローカルルールの下で、トライアルまでの平均所要期間が約1年という迅速な訴訟運営を実現しているといわれる(注6)
 しかし、連邦地裁として統一されたローカルパテントルールが採用されていない場合であっても、個々の裁判官が、ローカルパテントルールに類似した訴訟運営上の規則ないしモデルを定めていることも少なくない。デラウェア州やカリフォルニア州中央地区等は、その例である(注7)
 かかる状況に鑑みれば、ローカルパテントルールは、特許事件の訴訟運営に関して、一つのトレンドになっているといえるであろう(注8)

 連邦地裁名特許訴訟の年間提起件数(2014年)ローカルパテントルールの有無
1 テキサス州東部地区連邦地裁 1620
2 デラウェア州連邦地裁 1123
3 カリフォルニア州中央地区連邦地裁 356
4 ニュージャージー州連邦地裁 254
5 カリフォルニア州北部地区連邦地裁 246
6 イリノイ州北部地区連邦地裁 167
7 ニューヨーク州南部地区連邦地裁 150
8 カリフォルニア州南部地区連邦地裁 139
9 ヴァージニア州東部地区連邦地裁 120

*ローカルパテントルールの内容は各連邦地裁により異なる

 ▽ローカルパテントルールの主要な規定事項(注9)

 ローカルパテントルールの内容は、各連邦地裁によって異なる。もっとも、多くのローカルパテントルールは、主に、二種類のトライアル前手続について定めを置いている。
 一つは、パテントディスクロージャー(Patent Disclosure)と呼ばれる、特許訴訟特有のトライアル前の開示手続である。この特別な開示手続は、侵害論および無効論に関して、連邦民訴規則上のディスカバリ(Discovery)を効率的に進めるものとして機能する。
 そしてもう一つは、トライアル前のクレーム解釈(Claim Construction)に関する手続である。この手続も、特許訴訟特有のものである。
 多くのローカルパテントルールは、これらのトライアル前手続の具体的内容を定め、また、各手続について一律の実施期限(スケジュール)を規定している。つまり、ローカルパテントルールは、トライアル前手続の進行に関して、訴訟当事者に予測可能性を与えつつ、特許訴訟における典型的な争点(侵害論無効論およびクレーム解釈)を効率的に整理することを目指すものであるといえる(注10)

 ▽ローカルパテントルールの下での第一審手続の流れ

拡大
 右の図は、典型的なローカルパテントルールの下での、特許訴訟の第一審手続を簡略化してまとめたものである。
 この図が示しているように、第一審手続では、訴状および答弁書の提出等(訴答(Pleading))の段階を経ると(またはその途中で)、訴訟の進行スケジュールを決定するための手続に入る。
 一般に、米国では、最初から裁判所主導で全てのスケジュールが決定されるわけではない。まずは、両当事者がミーティングを行い、ディスカバリの進行プラン(Discovery Plan)を含めた訴訟のプランについて協議し、裁判所にその協議結果を書面で報告する(連邦民訴規則26(f))。このとき、ローカルパテントルールがスケジュールについて定めを置いている事項については、原則として、それに従ってプランを作成しなければならない。
 その後、裁判所が、必要に応じスケジューリング会議(Scheduling ConferenceInitial Case Management Conferenceとも呼ばれる。)を開催の上、スケジューリング命令(Scheduling Order)を発する(連邦民訴規則16(b))。以後、トライアルの日に至るまでの訴訟手続は、原則として、このスケジューリング命令に従って実施される。
 訴訟の初期段階において、両当事者は、まず一定の情報を当然に開示しなければならない(イニシャルディスクロージャー(Initial Disclosure))。当然開示が義務付けられている事項は、自らの主張を裏付ける人物、文書ならびに物に関する情報、および賠償請求を行う損害に関する情報等である(連邦民訴規則26(a)(1))。
 そして、典型的なローカルパテントルールの下では、上記の当然開示の後(またはそれとほぼ同時に)、ディスカバリが始まり、さらに、パテントディスクロージャーおよびクレーム解釈手続が、順次実施されていく。

 ▽米国特許訴訟の高い和解率

 米国の特許訴訟は、米国の他の民事訴訟と同様、和解率が高い。ある統計によれば、米国の特許訴訟のうち、クレーム解釈命令(本稿(下)参照)まで到達する案件は、10%程度である(注11)。さらに、トライアルまで進む案件は、全体の1~5%程度にすぎない(注12)。言い換えるならば、米国の多くの特許訴訟では、訴訟の初期段階のプロセス、特に、ディスカバリやパテントディスクロージャーといった一連の開示手続が、実のところかなりのウェイトを占めているといってよい。
 以下では、多くの連邦地裁のローカルパテントルールが定めている、パテントディスクロージャーについて、その概要を解説する。

 ▼パテントディスクロージャー

 ▽手続の概要

 パテントディスクロージャー(Patent Disclosure)とは、特許訴訟特有の、トライアル前の開示手続である。この特別な開示手続は、一般に、連邦民訴規則上のディスカバリと並行して実施される。
 典型的なパテントディスクロージャーにおいては、特許権者側(以下「原告」)と被疑侵害者側(以下「被告」)の双方が、ディスカバリの初期段階で、当然に、侵害論に関する主張書面(Infringement Contentions)および無効論に関する主張書面(Invalidity Contentions)を提出することが義務付けられる。そして、一般に、これらの主張書面の事後訂正は、ローカルパテントルールの定める一定の要件を満たさない限り、認められない。
 さらに、典型的なパテントディスクロージャーにおいては、原告と被告の双方が、上記主張書面の提出と併せて、当然に、一定の基本的な情報を開示すること(主張書面に伴う文書提出(Document Production Accompanying Contentions))が義務付けられる。

 ▽連邦民訴規則上のディスカバリとの関係

 ここで、パテントディスクロージャーとディスカバリの関係について整理しておく。
 ディスカバリ(Discovery)とは、連邦民訴規則に定められたトライアル前の開示手続である。現行の連邦民訴規則の下では、ディスカバリの対象範囲は極めて広く、原告および被告は、相手方からの開示要求(Discovery Request)があれば、「請求または抗弁に関連する事項」(“relevant to any party’s claim or defense”)の全てを開示しなければならないのが原則である(連邦民訴規則26(b)(1))。さらに、現行の連邦民訴規則の下では、裁判所は、正当な理由があれば「訴訟の係争物に関連する事項」(“relevant to the subject matter involved in the action”)について開示を命じる権限を有する(同)。
 特許訴訟においても、これらの連邦民訴規則の規定に従って広範なディスカバリが実施される(これに伴う問題点については後述する。)。
 日本の場合、そもそも米国のディスカバリのような広範な開示制度は採用されていないため、いったん訴訟が開始すれば、早い段階で主張書面ないし準備書面を提出し合うことは、当然の流れであるかのように感じられるかもしれない。
 しかし、米国の民事事件では、一般に、具体的な主張を明らかにするのは、ディスカバリにおいて、質問書(Interrogatories)等の方法で相手方から開示要求があった段階で行えばよいとされている(注13) (ただし、当事者がトライアル前の申立てを行った場合等を除く。)。また、米国では、訴状の訂正も広く認められている(注14)
 特許訴訟において、このような当事者間の自由なディスカバリや主張内容の訂正を認めると、特許訴訟の争点の多さと複雑さゆえに、個々の事件毎に、どのような情報を、いつまでに開示するのか等を巡って当事者間で争いが生じやすく、トライアル前の開示手続およびこれを通じた争点整理をスムーズに進めることが難しくなる。このような非効率な開示手続は、訴訟全体の遅延につながる。
 他方で、特許訴訟で問題となる争点には、ある程度のパターンがあり、典型的には、侵害論、無効論およびクレーム解釈が問題となる。そのため、特許訴訟の開示手続に関する上記のような問題点については、裁判所が事件毎に個別に対応するだけにとどまらず、あらかじめ、特許訴訟特有の争点を前提として、開示事項や開示のタイミング等に関する一律のルールを定めておくことが有効であるといえる。
 そこで、典型的なローカルパテントルールは、パテントディスクロージャーという、特許訴訟だけに特別に適用される開示手続を定めている。
 パテントディスクロージャーは、民事事件の通常の訴訟運営とは異なり、訴訟の相手方からの開示要求を待たずして、当然に、特許訴訟の典型的な争点(侵害論および無効論)に関する主張およびこれに関連する一定の基本的な情報を早期に開示することを義務化し、かつ、主張書面の訂正を制限するものである。こうして、パテントディスクロージャーは、連邦民訴規則上のディスカバリを補足しながら、一連の開示手続を効率的に進めるものとして機能する。
 また、典型的なローカルパテントルールでは、侵害論および無効論(ならびにクレーム解釈)に関わる情報について、相手方から連邦民訴規則上の開示要求があったとしても、ローカルパテントルールの定める開示(提出)期限が到来していない場合には、そのことを理由として当該開示要求に対し異議を申し立てることができるとの定めが置かれている(注15)。このようにして、ローカルパテントルールの下では、開示のタイミングに関する予測可能性が担保されているのである。

 ▽パテントディスクロージャーにおける開示事項とスケジュール(注16)

 侵害論および無効論に関する主張書面では、被告の製品や実施方法(侵害論の場合)や先行技術(無効論の場合)が、特許の各クレームといかに対応するのかといった点について、比較チャートを用いるなどして、具体的に主張を行うことが義務付けられている例が多い。
 また、主張書面に伴う文書提出では、各当事者は、相手方からの開示要求を待たずして、以下のような文書を当然に開示することが義務付けられている例が多い。

原告

  •  特許の新規性喪失事由に関連する文書
  •  発明の着想および実用化に関連する文書
  •  特許の出願経過に関連する文書
  •  原告が特許権を有することを証明する文書

被告

  •  被疑侵害製品等の情報に関連する文書
  •  先行技術を示す文書

 上記のパテントディスクロージャーは、一般に、訴答段階を経てから間もなく開始し、ディスカバリと同時並行的に進行していく。多くのローカルパテントルールは、主張書面およびこれに伴う文書の提出について、詳細な提出期限を定めている。この提出期限については、連邦地裁によって、タイトなスケジュールを設けているものもあれば、比較的ゆっくりとしたスケジュールのものもある。また、提出の順序も、連邦地裁毎に異なり、例えば、主張書面の提出の前に、上に記載したような文書の開示を先に要求する例(注17)もある。
 パテントディスクロージャーが終了した後は、クレーム解釈手続(本稿(下)参照)へと移行し、さらにその後に続くトライアルにおいて、侵害論および無効論に関する事実審理が行われることになる。
 パテントディスクロージャーの一例として、下記に、イリノイ州北部地区連邦地裁のローカルパテントルール(http://www.ilnd.uscourts.gov/LocalRules.aspx?rtab=patentrules)の概要をまとめた。同連邦地裁のローカルパテントルールでは、主張内容の訂正が可能な「初期主張書面」(Initial Contentions)と、訂正が制限される「最終主張書面」(Final Contentions)とが区別されている。

<イリノイ州北部地区連邦地裁の例>

 手続主体手続内容送達期限または実施期限条文*
原告・被告 イニシャルディスクロージャー
(主張書面に伴う文書提出を含む)
答弁書の提出から14日以内 LPR2.1
原告・被告 ディスカバリの開始 ①と同一の日 LPR1.3
原告 侵害論に関する初期主張書面の提出 ①から14日以内 LPR2.2
被告 非侵害論・無効論等に関する初期主張書面の提出 ③の送達から14日以内 LPR2.3
原告 非侵害論・無効論等に関する初期反論書面の提出 ④の送達から14日以内 LPR2.5
原告 侵害論に関する最終主張書面の提出 ③の送達期限日から21週以内 LPR3.1
被告 無効論等に関する最終主張書面の提出 同上 同上
被告 非侵害論に関する最終主張書面の提出 ⑥の送達から28日以内 LPR3.2
原告 無効論等に関する最終反論書面の提出 同上 同上

*Local Patent Rules(“LPR”)

 ▽米国特許商標庁での異議申立手続と特許訴訟との関係

 無効論に関しては、上記のように侵害訴訟の中で無効の抗弁として主張する方法のほかに、米国特許商標庁(United States Patent and Trademark Office。以下「USPTO」)に対し、特許の有効性に関して異議を申し立てるという方法がある。
 米国では、2012年に、USPTOにおける新しい異議申立手続として、当事者系レビュー(Inter Partes Review。以下「IPR」)(注18)の運用が開始された。IPRは、USPTOの特許審判部(Patent Trial and Appeal Board。通称PTAB)での迅速な審理を通じて、侵害訴訟よりもコストを抑えて、特許の無効判断を得ることが可能な手続である。
 IPRの審理では、侵害訴訟の場合と異なり、特許の有効性が推定されないため、立証の負担が軽減されている(注19)。また、現行法上、IPRにおけるクレーム解釈は、侵害訴訟よりも緩和された基準で判断されることになっているため(注20)、特許の無効を主張する側(申立人側)に有利な解釈を得られる可能性がある。
 このように、IPRは、特許の無効を主張する側にとってメリットの多い制度であることから、近年、その申立て件数が急増している。IPRは、Patent Assertion Entities(いわゆるパテントトロール)への対抗策として使われるケースも多い(注21) (Patent Assertion Entitiesに関しては後述する。)。
 また、USPTOに対してIPRの申立てを行った訴訟当事者は、侵害訴訟の係属する裁判所に対して、訴訟手続停止の申立て(Motion to Stay)を行うことができる(注22)。ローカルパテントルールの中には、訴訟手続停止の申立てについて、申立期限を定めているものもある(注23)
 裁判所が訴訟手続停止の申立てを認めた場合には、IPRの手続が進行している間、上記のパテントディスクロージャーやディスカバリを含めて訴訟手続全体が停止する。2014年の統計によれば、裁判所が訴訟手続停止の申立てを認めた割合は、約60~70%にのぼる(ただし、連邦地裁により、判断の傾向には大きなばらつきがある。) (注24)
 以上からわかるように、IPRは、近時の特許訴訟戦略において欠かせないものの一つとなっている。

 ▽注:筆者は、Kirkland & Ellis法律事務所(シカゴオフィス)での研修中に、本稿を執筆した。本稿に含まれる見解および記述は、筆者個人のものであり、必ずしも、Kirkland & Ellis法律事務所、またはKirkland & Ellis法律事務所の過去、現在もしくは将来の顧客の見解を反映するものではない。また、本稿は法的助言を構成するものではない。

 ▽注:本稿の「下」のリンクはhttp://judiciary.asahi.com/outlook/2015082600003.html

 ▽注1:See  Jam

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髙木 楓子(たかぎ・かえでこ)

 東京大学法学部卒業。司法修習(旧61期)を経て、2008年9月より西村あさひ法律事務所弁護士(東京弁護士会所属)。2014年ニューヨーク大学ロースクール卒業(LL.M.)、2014年~2015年、米シカゴのカークランド・アンド・エリス法律事務所勤務。2015年ニューヨーク州弁護士登録。特許訴訟、営業秘密訴訟などの知財訴訟案件その他一般企業法務を手掛ける。

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